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Reparacion del daño por uso indebido de marca registrada

En los Artículos 31 a 41 de la Ley de Marcas y Designaciones No 22.362 no se hace mención a la responsabilidad civil y a la obligación de reparar el daño causado.

Esto no implica que dicha responsabilidad civil ni la obligación de reparar el daño no existan. La legislación marcaria no establece un sistema de responsabilidad civil particular, por lo que debemos remitirnos al sistema de responsabilidad civil de las normas generales del Código Civil.

Tratándose de una conducta que encuadre dentro de las previsiones del Art. 31 de la Ley 22.362, la responsabilidad civil del autor surge por el hecho contrario a la norma (Antijuridicidad) que se encuentra en relación de causalidad con un daño que se le produce a otro y la imputabilidad del agente por culpa o dolo.

El Artículo 1067 Cód. Civil establece “no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pudiera causar”.

El daño es la lesión o menoscabo cierto que sufre un derecho subjetivo con una relevancia tal que hace nacer la obligación de resarcir por parte del autor del hecho antijurídico a los efectos de restablecer el equilibrio alterado por su accionar. Para hablar de indemnización se debe comprobar la existencia de un daño concreto no abstracto, pues el daño concreto es el presupuesto de la obligación de reparar.

La cuestión en la jurisprudencia. La acción de daños y perjuicios es autónoma y puede ser objeto de un proceso independiente aunque lo habitual es que se acumule a una acción de cese de uso de marca o de nulidad. En cuanto a la procedencia de la indemnización los fallos que se han resulto sobre el tema poseen conclusiones diferentes. En algunos el criterio es restrictivo. Para reconocer daños y perjuicios debió probarse una disminución en las ventas o al menos, en la progresión de las ventas.

Este criterio es erróneo pues equivale a sostener que la disminución en las ventas o en su progresión es el único rubro resarcible, cuando en realidad es solo un rubro de muchos otros. Puede no haberse producido disminución en ventas o en su ritmo de crecimiento o incluso haberse producido un aumento de ventas y en cambio producirse perjuicios a ser resarcidos, tales como: gastos que el damnificado tuvo que soportar como consecuencia de la infracción, en materia de publicidad, gastos judiciales, costos financieros por toma de créditos no habituales motivadas por el hecho ilícito a los efectos de mantener el ritmo de producción y ventas, etc. 

En otros casos se estableció que si la marca del demandante no se había utilizado no cabía derecho a reclamar indemnización. Esto dificulta la prueba del daño especialmente en lo referido al lucro cesante y al daño emergente ya que no existe un parámetro para comparar la disminución de las ventas del actor con el correlativo aumento de las del demandado.

“Es conocida la dificultad que existe de demostrar en qué medida el uso indebido ha privado concretamente de ganancias al afectado. El peritaje contable aporta datos importantes acerca de las ventas de los comprimidos de la demandada, apuntando la circunstancia de que, a la fecha de su dictamen, la demandada continuaba fabricando y vendiendo el producto cuestionado”. "Cheja Alberto Sión c/ Química Medical Argentina S.A. s/ Cese de uso de marca" CNacFed Civi y Com. Sala 3 del 29/10/1993 Nro. Sent.: 2707/93.

Entiéndase por daño el menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio a causa del incumplimiento del deudor y al haberse admitido que no se explotó en momento alguno la marca, cualquiera fueren las razones, debe aceptarse que no existió daño”. “Cascardo Antonio c/ Chaumoni Bottter s/ daños y perjuicios”. CNacFed Civil y Com., Sala 1 del 30/04/1980 Nro. Sent.: 9116 Nro. Exp.: 244.

De todas formas si no se puede demostrar el daño, el juez puede rechazar la acción de daños que se deriva de las normas del Código Civil y hacer lugar el cese de uso o pedido de nulidad de marca con fundamento en la Ley de Marcas, esto es porque se trata de dos acciones independientes, que el demandante puede articular conjuntamente o no.

Que la marca no haya sido explotada no es una circunstancia que impida el acogimiento de la acción resarcitoria, esto debido a que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal tiene establecido que hay que atenerse a las circunstancias adjetivas de cada caso, por lo tanto, puede haber perjuicios a una marca no usada. Otamendi menciona como ejemplo: la demora en salir al mercado, la imposibilidad o dificultad de licenciar la marca en un mercado saturado por mercaderías en infracción que, en general, se venden a menor precio.

Bertone y Cabanellas dan un caso de daño emergente en el caso de una marca no explotada, cuyo uso se esté preparando, y que puede verse envilecida a los ojos del público por una maniobra de usurpación, citan el caso de que en virtud de adquisiciones o fusiones o reorganizaciones empresarias, las marcas pueden pasar por extensos períodos de hibernación, tras lo cual, vuelven a ser usadas. Una usurpación en este período quita valor a la cadena de marcas de una empresa.

El daño debe entonces ser concretamente descripto, reclamado y aproximadamente cuantificado en la demanda ya que el demandado tiene derecho a conocer el objeto de la acción y el juez debe resolver teniendo en cuenta los hechos incorporados al proceso por las partes.

Artículo 165 Cód. Procesal “Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en la cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo. La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resulte justificado su monto”.

En decisiones más recientes se adoptó un criterio amplio. Se resolvió que la usurpación de la marca causa un daño al titular de la misma, siendo suficiente para justificar la reparación que se haya configurado el hecho ilícito, debiendo el juez ante la ausencia de prueba, justipreciar el monto de la indemnización.

“La usurpación marcaria causa un daño. Daño a veces difícil, sino imposible de probar, pero daño al fin. A pesar de la dificultad de la prueba la tendencia ha sido siempre ordenar una reparación. En cantidad grande de fallos la jurisprudencia tuvo un criterio realista y admitió que el hecho de configurarse el acto ilícito, el delito, era suficiente para presumir el daño y que si éste no era probado en su momento, debía hacerlo prudentemente el juez. Por lo tanto, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del presente caso, opino que éste encuadra en la disposición del art. 165, Ultima parte del código procesal y, en consecuencia, corresponde fijar prudencialmente el monto de la indemnización”.

“África Kueros S.A. c/ Sacatex SRL y Kantor S.A.I.C. s/ Cese de uso de marcas y daños y perjuicios” CNacFed Civil y Com. Sala 3 del 17/05/1991 Nro. Sent.: 7407

Si bien en los hechos siempre hay un daño al titular de la marca y la prueba de la relación causal y de la cuantía del perjuicio suele ser dificultosa, no podemos admitir que el razonamiento anterior sea elevado a la categoría de criterio general. Si así fuera, estaríamos eliminando al daño como presupuesto del ilícito civil en materia marcaria, lo que no es propio de nuestro sistema (Art. 1067 del Código Civil) y acercándonos a los denominados “daños punitivos o ejemplares” el derecho angloamericano,queconsistenenuna indemnización incrementada, por encima de los daños compensatorios.

Estos daños punitivos no son aplicados en el sistema de responsabilidad civil de los países de tradición escrita del derecho romano a través del derecho continental europeo como el nuestro, ya que las sanciones represivas, retributivas o ejemplares en el ámbito del derecho privado se suelen reservar exclusivamente a los ilícitos penales que por su carácter público tienen un régimen particular de estrictas garantías en la administración de la justicia represiva.

“La actora demanda indemnización de daños y perjuicios. El agravio debe prosperar, mas en medida muy inferior a la pretendida. Nuestro ordenamiento jurídico no ha recibido la tesis del "daño punitivo" y el régimen de indemnización de daños y perjuicios gira en rededor del daño emergente y del lucro cesante. Frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción en el ámbito de la propiedad industrial, la más moderna doctrina se inclina por sostener que toda usurpación marcaria, de designación social, de patente o diseño, provoca un daño. Y como este es de difícil prueba, los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165 Del CPCC, en función de una cautelosa y delicada apreciación de las circunstancias de cada causa (J. Otamendi, "Derecho de marcas", Ed. Astrea, Bs. As., 1995, P. 325; O. Etcheverry, "la reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres", derechos intelectuales, Ed. Astrea, t. 3, Ps. 13/20; Cfr. Esta sala, causa 50.903/95, "Benitez Hector pedro c/gaya miguel y otro s/cese de uso de modelo y diseños. Daños y perj.", Del 2.4.96).

Teniendo en cuenta que la infracción marcaria existió, que ella no aparece como una conducta desprovista de connotaciones reprochables, que la demandada realizo operaciones de escasa entidad, el daño ocasionado no debió alcanzar más que una proyección menguada, propónese que se revoque la sentencia apelada en este aspecto y se haga lugar al reclamo resarcitorio por la suma de dos mil pesos ($ 2.000)”.

“Power Tools SACIF c/ Capurro y Asociados S.A. y otros s/ Cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”. CNacFed Civil y Com., Causa n 6345/92. Vocos Conesa del 09/05/1996.

Últimamente parece afirmarse una tendencia más acertada por su ponderación y ajuste a la ley. Se adecúan las resoluciones a los siguientes principios:

  • La mera infracción a un derecho marcario no es, de suyo, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio, pues para ello se requiere que, como consecuencia del ilícito, se haya causado un daño.
  • Es difícil probar la relación de causalidad entre la infracción marcaria y los daños que se dicen derivados de ella.

Para resolver esta última dificultad se ha propuesto la siguiente solución: Frente a la comprobación del acto ilícito, la solución más valiosa conduce a partir de una presunción del daño, según el caso concreto, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad en razón de las dificultades probatorias. No se afirma que exista una presunción legal del daño, porque no la hay ni en el Código Civil ni en la Ley de Marcas. Hay una presunción judicial y no legal del daño y se diferencia de esta última porque en aquélla es el juez en cada caso en concreto y no el legislador el que hace el razonamiento a fin de establecerla.

Daño Moral.

MARCAS. USURPACION. SERVICIO DE PRODUCCION DE PROGRAMA TELEVISIVO. HOLA SUSANA. DAÑO MORAL: PROCEDENCIA. FICHA Nº 2776.

Quien ha sufrido un perjuicio moral o social, compatible con su naturaleza, cual es el menoscabo de su reputación y prestigio comercial, debe ser resarcido; perjuicio que no necesita plena prueba de su existencia y extensión, siendo ponderables para fijar el monto de la indemnización, además de la lesión sufrida, la naturaleza del hecho antijurídico, y la importancia de los perjuicios materiales causados. Resulta indudable el perjuicio sufrido por el actor como consecuencia del uso ilegitimo de la marca "hola susana" que pertenece en forma exclusiva a aquel, a quien solo le corresponde determinar el modo,oportunidad y beneficios del empleo de dicha marca. Por mayoría de votos se fijo la suma de $ 1.000.000 Por ese concepto. El Dr. Amadeo, en disidencia parcial, confirmo el monto fijado en 1ra. Instancia, que era menor. “Garcia y Garcia Ovidio Antonio c/ Televisora Federal A.A. Telefe s/ Cese de uso de marcas, daños y perjuicios”. CNacFed Civil y Com., Causa n 2218/93. Bonifati - Amadeo - Bulygin del 3

MARCAS. INFRACCION MARCARIA. DAÑO MORAL. RECLAMO DE UNA SOCIEDAD. IMPROCEDENCIA. FICHA Nº 3057.

“La invocación de daños morales no es atendible cuando la actora es una sociedad anónima, relativamente a la cual la jurisprudencia de esta sala ha considerado improcedente el reclamo basado en los arts. 522 Y 1078 del código civil”.  “Power Tools SACIF c/ Capurro y Asociados S.A. y otros s/ Cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”. CNacFed Civil y Com., Causa n 6345/92. Vocos Conesa del 09/05/1996.

Conclusión. El actor deberá precisar el daño sufrido o suministrar las bases para hacerlo, y deberá justipreciar aproximadamente el daño, haciendo todas las reservas del caso. Si las circunstancias del caso lo autorizan, contará con una presunción judicial a su favor de que el hecho ilícito ha producido un daño y ofrecerá, no obstante la presunción, la prueba pertinente.

Con la presunción operará también una inversión de la carga de la prueba la que se trasladará al demandado, quién podrá tener éxito o no en destruir la presunción judicial. Llegada la causa a estado de recibir sentencia, si la presunción del daño se mantuvo, el juez podrá tener al mismo por legalmente comprobado, tal como lo exige el Art. 165 Código Procesal y en consecuencia fijar el importe de los perjuicios reclamados, aunque no resulte justificado su monto.

 

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