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repacion del daño en marcas

Reparacion del daño por uso indebido de marca registrada
 
En los Artículos 31 a 41 de la Ley de Marcas y
Designaciones No 22.362 no se hace mención a la
responsabilidad civil y a la obligación de reparar el
daño causado.
Esto no implica que dicha responsabilidad civil ni
la obligación de reparar el daño no existan.
La legislación marcaria no establece un sistema de
responsabilidad civil particular, por lo que
debemos remitirnos al sistema de responsabilidad
civil de las normas generales del Código Civil.
 
Tratándose de una conducta que encuadre dentro
de las previsiones del Art. 31 de la Ley 22.362, la
responsabilidad civil del autor surge por el hecho
contrario a la norma (Antijuridicidad) que se
encuentra en relación de causalidad con un daño
que se le produce a otro y la imputabilidad del
agente por culpa o dolo.
El Artículo 1067 Cód. Civil establece “no habrá
acto ilícito punible para los efectos de este Código,
si no hubiese daño causado, u otro acto exterior
que lo pudiera causar”.
 
 
El daño es la lesión o menoscabo cierto que sufre
un derecho subjetivo con una relevancia tal que
hace nacer la obligación de resarcir por parte del
autor del hecho antijurídico a los efectos de
restablecer el equilibrio alterado por su accionar.
Para hablar de indemnización se debe comprobar
la existencia de un daño concreto no abstracto,
pues el daño concreto es el presupuesto de la
obligación de reparar.
 
La cuestión en la jurisprudencia.
La acción de daños y perjuicios es autónoma y
puede ser objeto de un proceso independiente
aunque lo habitual es que se acumule a una acción
de cese de uso de marca o de nulidad.
En cuanto a la procedencia de la indemnización los
fallos que se han resulto sobre el tema poseen
conclusiones diferentes.
En algunos el criterio es restrictivo. Para
reconocer daños y perjuicios debió probarse una
disminución en las ventas o al menos, en la
progresión de las ventas.
 
Este criterio es erróneo pues equivale a sostener
que la disminución en las ventas o en su
progresión es el único rubro resarcible, cuando en
realidad es solo un rubro de muchos otros.
Puede no haberse producido disminución en
ventas o en su ritmo de crecimiento o incluso
haberse producido un aumento de ventas y en
cambio producirse perjuicios a ser resarcidos,
tales como: gastos que el damnificado tuvo que
soportar como consecuencia de la infracción, en
materia de publicidad, gastos judiciales, costos
financieros por toma de créditos no habituales
motivadas por el hecho ilícito a los efectos de
mantener el ritmo de producción y ventas, etc. 
 
En otros casos se estableció que si la marca del
demandante no se había utilizado no cabía
derecho a reclamar indemnización. Esto dificulta
la prueba del daño especialmente en lo referido al
lucro cesante y al daño emergente ya que no existe
un parámetro para comparar la disminución de las
ventas del actor con el correlativo aumento de las
del demandado.
 
“Es conocida la dificultad que existe de demostrar en qué medida el
uso indebido ha privado concretamente de ganancias al afectado. El
peritaje contable aporta datos importantes acerca de las ventas de los
comprimidos de la demandada, apuntando la circunstancia de que, a la
fecha de su dictamen, la demandada continuaba fabricando y
vendiendo el producto cuestionado”.
"Cheja Alberto Sión c/ Química Medical Argentina S.A. s/ Cese de
uso de marca" CNacFed Civi y Com. Sala 3 del 29/10/1993 Nro.
Sent.: 2707/93.
Entiéndase por daño el menoscabo que experimenta el acreedor en su
patrimonio a causa del incumplimiento del deudor y al haberse
admitido que no se explotó en momento alguno la marca, cualquiera
fueren las razones, debe aceptarse que no existió daño”.
“Cascardo Antonio c/ Chaumoni Bottter s/ daños y perjuicios”.
CNacFed Civil y Com., Sala 1 del 30/04/1980 Nro. Sent.: 9116 Nro.
Exp.: 244.
 
 
De todas formas si no se puede demostrar el daño, el juez
puede rechazar la acción de daños que se deriva de las
normas del Código Civil y hacer lugar el cese de uso o
pedido de nulidad de marca con fundamento en la Ley de
Marcas, esto es porque se trata de dos acciones
independientes, que el demandante puede articular
conjuntamente o no.
Que la marca no haya sido explotada no es una
circunstancia que impida el acogimiento de la acción
resarcitoria, esto debido a que la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal tiene establecido que hay
que atenerse a las circunstancias adjetivas de cada caso,
por lo tanto, puede haber perjuicios a una marca no usada.
Otamendi menciona como ejemplo: la demora en salir al
mercado, la imposibilidad o dificultad de licenciar la marca
en un mercado saturado por mercaderías en infracción                                    
que, en general, se venden a menor precio.
 
 
Bertone y Cabanellas dan un caso de daño emergente en el
caso de una marca no explotada, cuyo uso se esté
preparando, y que puede verse envilecida a los ojos del
público por una maniobra de usurpación, citan el caso de
que en virtud de adquisiciones o fusiones o
reorganizaciones empresarias, las marcas pueden pasar
por extensos períodos de hibernación, tras lo cual, vuelven
a ser usadas. Una usurpación en este período quita valor a
la cadena de marcas de una empresa.
El daño debe entonces ser concretamente descripto,
reclamado y aproximadamente cuantificado en la
demanda ya que el demandado tiene derecho a conocer el
objeto de la acción y el juez debe resolver teniendo en
cuenta los hechos incorporados al proceso por las partes.
 
Artículo 165 Cód. Procesal “Cuando la sentencia
contenga condena al pago de frutos, intereses,
daños y perjuicios, fijará su importe en la cantidad
líquida o establecerá por lo menos las bases sobre
las que haya de hacerse la liquidación. Si por no
haber hecho las partes estimación de los frutos o
intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los
determinará en proceso sumarísimo. La sentencia
fijará el importe del crédito o de los perjuicios
reclamados, siempre que su existencia esté
legalmente comprobada, aunque no resulte
justificado su monto”.
 
En decisiones más recientes se adoptó un criterio
amplio. Se resolvió que la usurpación de la marca
causa un daño al titular de la misma, siendo
suficiente para justificar la reparación que se haya
configurado el hecho ilícito, debiendo el juez ante
la ausencia de prueba, justipreciar el monto de la
indemnización.
 
“La usurpación marcaria causa un daño. Daño a veces difícil, sino
imposible de probar, pero daño al fin. A pesar de la dificultad de la
prueba la tendencia ha sido siempre ordenar una reparación. En
cantidad grande de fallos la jurisprudencia tuvo un criterio realista y
admitió que el hecho de configurarse el acto ilícito, el delito, era
suficiente para presumir el daño y que si éste no era probado en su
momento, debía hacerlo prudentemente el juez. Por lo tanto, teniendo
en cuenta las circunstancias particulares del presente caso, opino que
éste encuadra en la disposición del art. 165, Ultima parte del código
procesal y, en consecuencia, corresponde fijar prudencialmente el
monto de la indemnización”.
“África Kueros S.A. c/ Sacatex SRL y Kantor S.A.I.C. s/ Cese de uso
de marcas y daños y perjuicios” CNacFed Civil y Com. Sala 3 del
17/05/1991 Nro. Sent.: 7407
 
Si bien en los hechos siempre hay un daño al
titular de la marca y la prueba de la relación causal
y de la cuantía del perjuicio suele ser dificultosa,
no podemos admitir que el razonamiento anterior
sea elevado a la categoría de criterio general. Si así
fuera, estaríamos eliminando al daño como
presupuesto del ilícito civil en materia marcaria, lo
que no es propio de nuestro sistema (Art. 1067 del
Código Civil) y acercándonos a los denominados
“daños punitivos o ejemplares” el derecho
angloamericano,queconsistenenuna
indemnización incrementada, por encima de los
daños compensatorios.
 
Estos daños punitivos no son aplicados en el
sistema de responsabilidad civil de los países de
tradición escrita del derecho romano a través del
derecho continental europeo como el nuestro, ya
que las sanciones represivas, retributivas o
ejemplares en el ámbito del derecho privado se
suelen reservar exclusivamente a los ilícitos
penales que por su carácter público tienen un
régimen particular de estrictas garantías en la
administración de la justicia represiva.
 
“La actora demanda indemnización de daños y perjuicios. El agravio
debe prosperar, mas en medida muy inferior a la pretendida. Nuestro
ordenamiento jurídico no ha recibido la tesis del "daño punitivo" y el
régimen de indemnización de daños y perjuicios gira en rededor del
daño emergente y del lucro cesante. Frente a las notorias dificultades
para la prueba del daño causado por una infracción en el ámbito de la
propiedad industrial, la más moderna doctrina se inclina por sostener
que toda usurpación marcaria, de designación social, de patente o
diseño, provoca un daño. Y como este es de difícil prueba, los autores
propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces
recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165 Del CPCC, en
función de una cautelosa y delicada apreciación de las circunstancias
de cada causa (J. Otamendi, "Derecho de marcas", Ed. Astrea, Bs. As.,
1995, P. 325; O. Etcheverry, "la reparación de daños en las infracciones
de marcas y nombres", derechos intelectuales, Ed. Astrea, t. 3, Ps.
13/20; Cfr. Esta sala, causa 50.903/95, "Benitez Hector pedro c/gaya
miguel y otro s/cese de uso de modelo y diseños. Daños y perj.", Del
2.4.96).
 
Teniendo en cuenta que la infracción marcaria existió, que ella no
aparece como una conducta desprovista de connotaciones
reprochables, que la demandada realizo operaciones de escasa entidad,
el daño ocasionado no debió alcanzar más que una proyección
menguada, propónese que se revoque la sentencia apelada en este
aspecto y se haga lugar al reclamo resarcitorio por la suma de dos mil
pesos ($ 2.000)”.
“Power Tools SACIF c/ Capurro y Asociados S.A. y otros s/ Cese de
uso de marcas. Daños y perjuicios”. CNacFed Civil y Com., Causa n
6345/92. Vocos Conesa del 09/05/1996.
 
Últimamente parece afirmarse una tendencia más
acertada por su ponderación y ajuste a la ley. Se
adecúan las resoluciones a los siguientes
principios:
La mera infracción a un derecho marcario no es,
de suyo, razón bastante para justificar un reclamo
resarcitorio, pues para ello se requiere que, como
consecuencia del ilícito, se haya causado un daño.
Es difícil probar la relación de causalidad entre la
infracción marcaria y los daños que se dicen
derivados de ella.
 
Para resolver esta última dificultad se ha propuesto la
siguiente solución:
Frente a la comprobación del acto ilícito, la solución más
valiosa conduce a partir de una presunción del daño, según
el caso concreto, a fin de que la conducta ilegítima no se
beneficie con la impunidad en razón de las dificultades
probatorias.
No se afirma que exista una presunción legal del daño,
porque no la hay ni en el Código Civil ni en la Ley de
Marcas.
Hay una presunción judicial y no legal del daño y se
diferencia de esta última porque en aquélla es el juez en
cada caso en concreto y no el legislador el que hace el
razonamiento a fin de establecerla.
 
Daño Moral.
MARCAS. USURPACION. SERVICIO DE PRODUCCION DE PROGRAMA
TELEVISIVO. HOLA SUSANA. DAÑO MORAL: PROCEDENCIA. FICHA
Nº 2776.
Quien ha sufrido un perjuicio moral o social, compatible con su
naturaleza, cual es el menoscabo de su reputación y prestigio
comercial, debe ser resarcido; perjuicio que no necesita plena prueba
de su existencia y extensión, siendo ponderables para fijar el monto de
la indemnización, además de la lesión sufrida, la naturaleza del hecho
antijurídico, y la importancia de los perjuicios materiales causados.
Resulta indudable el perjuicio sufrido por el actor como consecuencia
del uso ilegitimo de la marca "hola susana" que pertenece en forma
exclusiva a aquel, a quien solo le corresponde determinar el modo,
oportunidad y beneficios del empleo de dicha marca. Por mayoría de
votos se fijo la suma de $ 1.000.000 Por ese concepto. El Dr. Amadeo,
en disidencia parcial, confirmo el monto fijado en 1ra. Instancia, que
era menor. “Garcia y Garcia Ovidio Antonio c/ Televisora Federal
A.A. Telefe s/ Cese de uso de marcas, daños y perjuicios”. CNacFed
Civil y Com., Causa n 2218/93. Bonifati - Amadeo - Bulygin del
                                                          3
 
MARCAS. INFRACCION MARCARIA. DAÑO MORAL. RECLAMO DE
UNA SOCIEDAD. IMPROCEDENCIA. FICHA Nº 3057.
“La invocación de daños morales no es atendible cuando la actora es
una sociedad anónima, relativamente a la cual la jurisprudencia de esta
sala ha considerado improcedente el reclamo basado en los arts. 522 Y
1078 del código civil”.
 “Power Tools SACIF c/ Capurro y Asociados S.A. y otros s/ Cese de
uso de marcas. Daños y perjuicios”. CNacFed Civil y Com., Causa n
6345/92. Vocos Conesa del 09/05/1996.
 
Conclusión. El actor deberá precisar el daño sufrido o
suministrar las bases para hacerlo, y deberá justipreciar
aproximadamente el daño, haciendo todas las reservas del
caso. Si las circunstancias del caso lo autorizan, contará
con una presunción judicial a su favor de que el hecho
ilícito ha producido un daño y ofrecerá, no obstante la
presunción, la prueba pertinente.
Con la presunción operará también una inversión de la
carga de la prueba la que se trasladará al demandado,
quién podrá tener éxito o no en destruir la presunción
judicial. Llegada la causa a estado de recibir sentencia, si la
presunción del daño se mantuvo, el juez podrá tener al
mismo por legalmente comprobado, tal como lo exige el
Art. 165 Código Procesal y en consecuencia fijar el importe
de los perjuicios reclamados, aunque no resulte justificado
su monto.
 
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